N. R.G. 2021/5452

IV SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5452/2021 promosso da:

WAMGROUP SPA (C.F. 03017030366) con il patrocinio dell’avv. CORONA SANDRO e dell’avv. GHINI FEDERICO.

WAM ITALIA SPA (C.F. 03077660367) con il patrocinio dell’avv. CORONA SANDRO e dell’avv. GHINI FEDERICO.

WAM INDUSTRIALE SPA (C.F. 00637130360) con il patrocinio dell’avv. CORONA SANDRO e dell’avv. GHINI FEDERICO.

RICORRENTI

contro

RM SRL (C.F. 00581130390) con il patrocinio dell’avv. BRIGHI MAURO e dell’avv. GUARDIGLI MARIAGRAZIA.

RESISTENTE

 

Il Giudice dott. Giovanni Salina,

esaminato il ricorso proposto, a norma degli artt. 669 bis e segg. c.p.c., 126, 129 e 131 CPI, nell’interesse di Wamgroup s.p.a., Wam Italia s.p.a. e Wam Industriale s.p.a.;

letti gli atti e sentiti i difensori delle parti;

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 Con ricorso, ex artt. 669 bis e segg. c.p.c., 131, 126 e 124 CPI, depositato in data 28 aprile 2021, le società Wamgroup s.p.a., Wam Industriale s.p.a. e Wam Italia s.p.a., quali imprese facenti parte del gruppo Wam e legate da rapporti infragruppo di licenza d’uso, nonché, rispettivamente, società capogruppo, società titolare, inter alia, di “design” europeo multiplo n. 93473 registrato nel 2008, avente ad oggetto un coperchio apribile incorporato nel filtro da silo denominato “silotop”, e dei marchi registrati “wam”, e, infine, società distributrice dei prodotti contrassegnati dai predetti marchi, hanno chiesto, testualmente, che l’adìto Tribunale inibisse, in via cautelare, alla resistente società RM s.r.l., “ogni e qualunque produzione, promozione e commercializzazione del Filtro Star (o comunque altrimenti denominato) e/o di ogni filtro avente simile impressione generale al Design WAM, nonché l’immediata rimozione di ogni relativa raffigurazione anche dal web; ogni e qualunque utilizzo Marchi WAM così come contestati in atti; ordinasse, per il futuro, in caso di effettiva necessità di menzione, di indicare sempre chiaramente che i prodotti della resistente sono «compatibili con» i prodotti di parte ricorrente e che i marchi utilizzati sono di proprietà del Gruppo WAMGROUP; inibisse l’utilizzo delle immagini, dei disegni e delle tabelle WAM, nonché ogni e qualunque utilizzo del Catalogo RM così come contestato in atti; inibisse ogni decettiva menzione di produzione in Italia del Filtro Star di RM, ordinando altresì il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari commercializzati di Filtro Star e di tutti i Cataloghi RM distribuiti, con pubblicazione dell’emananda ordinanza sul sito di parte resistente, per almeno 30 giorni, nell’home page, nonché, per due volte consecutive, sul quotidiano Il Corriere della Sera e sul portale goWEM! (https://www.gowem.it/) e, infine, imposizione nella misura di euro 3.000,00 -ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia- di una penale dovuta alle ricorrenti per ogni violazione o inosservanza rispetto all’emanando provvedimento, nonché per ogni giorno ritardo nella rimozione dei contenuti lesivi dei diritti di WAM”.

In particolare, le società ricorrenti hanno allegato che, di recente, la società RM s.r.l., anche in violazione degli artt. 20 e 41 CPI, nonché dell’art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., aveva prodotto, commercializzato e pubblicizzato, anche sul web, sui social media e mediante cataloghi promozionali, un filtro per silo denominato “star” le cui caratteristiche formali/estetiche interferivano con l’ambito di tutela validamente rivendicato dalla privativa europea sopra indicata, aveva altresì, in contraffazione dei marchi nella loro titolarità e con modalità anticoncorrenziali, utilizzato nei propri messaggi promozionali e cataloghi pubblicitari i predetti segni distintivi unitamente a disegni, immagini, foto e tabelle delle ricorrenti senza, tuttavia, specificarne la titolarità in capo a quest’ultime, nonché diciture ingannevoli circa l’origine produttiva italiana dei propri dispostivi, invece, realizzati all’estero (Cina), con conseguente agganciamento parassitario da parte dell’impresa concorrente alla notorietà dei titoli di privativa e dei prodotti “wam”, appropriazione dei relativi pregi e violazione dei principi di correttezza professionale.

Con memoria difensiva depositata in data 14 giugno 2021, la società resistente si costituiva in giudizio, eccependo la nullità del design europeo registrato nella titolarità di controparte.

Nel merito, la resistente, dopo aver fatto presente che, medio tempore, aveva provveduto all’eliminazione dai propri cataloghi e messaggi promozionali delle foto, immagini e riferimenti ai marchi wam oggetto di censura da parte delle ricorrenti, negava, in ogni caso, la denunciata contraffazione del design europeo per cui è causa in ragione della diversa impressione generale offerta all’utilizzatore informato dai due dispositivi a confronto, nonché il compimento di atti di concorrenza sleale confusoria, parassitaria, servile e appropriativa ex adverso allegati.

Concludeva, pertanto, la resistente chiedendo il rigetto delle domande cautelari formulate dalle ricorrenti.

Nel corso del giudizio, con ordinanza resa in data 1 luglio 2021, il Giudice disponeva c.t.u. e, successivamente, all’udienza dell’11 maggio 2022, sentiti i difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione.

Fatte queste premesse, si ritiene che, allo stato degli atti e alla luce di una loro sia pur sommaria delibazione, il ricorso di cui in premessa sia, in parte, meritevole di accoglimento.

Ed invero, per quel che concerne la validità, contestata dalla società resistente, e la contraffazione, denunciata dalle società ricorrenti, del design europeo registrato nella titolarità di quest’ultime, in corso di causa, in ragione delle peculiarità tecniche di entrambe le suddette questioni, è stata necessariamente disposta una c.t.u. articolatasi attraverso indagini approfondite e complete, nel pieno e regolare contraddittorio tecnico tra le parti, all’esito della quale il CTU, fornendo anche esaustive risposte alle osservazioni tecniche dei CTP, ha rassegnato conclusioni che, in quanto ampiamente motivate con argomentazioni coerenti agli elementi di valutazione offerti dalle parti e prive di evidenti contraddizioni di carattere logico e tecnico, devono ritenersi, quantomeno nei limiti della sommaria cognitio tipica della presente procedura, assolutamente condivisibili.

In primo luogo, il CTU ha esaminato e descritto la privativa in questione : “si tratta di privativa multipla composta da quattro varianti. Il Design WAM contiene quale indicazione dei prodotti nei quali esso è destinato ad essere incorporato od applicato “coperchi di accesso”. La classe di Locarno dichiarata è la 25.02, definita come “parti di costruzione prefabbricate o pre-assemblate” nell’ambito dei “fabbricati ed elementi di costruzione” (https://euipo.europa.eu/designclass/). La prima, la seconda e la quarta variante del modello pubblicato si compongono ciascuna di sei viste in scala di grigi – rispettivamente una vista in prospettiva anteriore, una frontale, una laterale, una posteriore, una in pianta dall’alto ed una ulteriore vista planare – mentre la terza variante come pubblicata comprende sette viste – precisamente due viste laterali, una frontale, una in pianta dall’alto, una ulteriore vista planare e due in prospettiva anteriore. Nessuna delle viste reca indicazioni grafiche relative a parti del design da considerarsi non limitanti la tutela (sul punto si può far riferimento alle “Direttive concernenti l’esame” dell’EUIPO, capitoli 5.4 e 5.7.2).”

Le suddette viste, pubblicate di ciascuna variante, sono state poi riportate nella successiva Tabella 1.

Il CTU ha, quindi, precisato che “le quattro varianti differiscono l’una dall’altra per alcuni dettagli nella forma dei profili e nelle proporzioni, presentando comunque tutte conformazioni comparabili”.

Il CTU si è, quindi, soffermato ad illustrare le caratteristiche del design in verifica e, premessa la disciplina di riferimento (art. 3 par. a del Reg. CE 6/2002), secondo cui per disegno o modello si intende “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura 30 superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, ha individuato le caratteristiche salienti dell’aspetto del prodotto, elencandole nel modo seguente : (a) il coperchio è sostanzialmente piatto, ossia con una estensione in pianta prevalente rispetto allo spessore trasversale; (b) il coperchio presenta, in pianta, un profilo sostanzialmente quadrangolare allungato, con un lato posteriore dritto e tratti laterali prevalentemente rettilinei che convergono verso, e si raccordano con, un margine anteriore sagomato, quest’ultimo recante una parte frontale arcuata priva di spigoli; (c) il coperchio presenta un profilo laterale aerodinamico privo di spigoli nella parte anteriore, richiamante una carlinga di aeromobile, che si estende da un apice posteriore discendendo verso una parte anteriore arcuata; (d) anteriormente il coperchio reca una coppia di protuberanze laterali disposte simmetricamente, conformate sostanzialmente a spicchio e con parte frontale arcuata; (e) in vista frontale il coperchio si presenta con profilo superiore bombato, specificamente accentuato nella parte anteriore, con differente raggio e proporzione di bombatura nelle quattro varianti; (f) la prima, seconda e quarta variante presentano una parete posteriore piana, con una o più aperture e nervature verticali; (g) per quanto attiene al colore, come detto sopra le rappresentazioni depositate appaiono in scala di grigi, ma alcune di esse sono su sfondo azzurrino; ciò costituisce una potenziale indicazione del fatto che il colore grigio (in alcune viste tendente all’azzurro) rappresenti anch’esso una caratteristica dell’aspetto del modello registrato”.

In armonia con il disposto di cui all’art. 8 par. 1 e 2 Reg. CE n. 6/2002 e con la giurisprudenza comunitaria ivi riportata, ha, quindi, individuato le caratteristiche dell’aspetto del dispositivo de quo dettate unicamente dalla funzione o connettibilità tecnica, affermando che “in base alla ricostruzione dell’aspetto del design WAM, la sola caratteristica fra quelle ivi elencate che può essere dettata, in senso generale, “unicamente” dalla funzione tecnica sia la forma piatta sub (a)”.

Ha, più esattamente, precisato che questa sia “anche l’unica caratteristica che può essere determinata, nella sua esatta forma e dimensioni, dalla necessaria interoperabilità con il prodotto da chiudere”, rilevando come non vi siano “evidenze, né da un punto di vista tecnico generale né agli atti, che indichino detta necessità di esatta riproduzione di forme e dimensioni per le caratteristiche enunciate sub(b)-(g)”, in quanto “è chiaro che il coperchio oggetto del design WAM, come qualsiasi altro componente della medesima tipologia, deve accoppiarsi con il prodotto da “ricoprire”.

Passando, per ciò, alla valutazione dei requisiti di validità (novità e carattere individualizzante) del design europeo oggetto di causa secondo la normativa, primaria e secondaria, di riferimento, il CTU ha anzitutto sottolineato correttamente come la sussistenza del requisito di novità del design WAM non sia stata specificamente contestata dalla resistente, rilevando, comunque, che, nello stato dell’arte citato da quest’ultima, non emergono fatti che ne indichino la carenza.

Esaminando, dunque, il solo carattere individuale del design WAM, il CTU ha dapprima correttamente ricostruito, secondo una più ristretta accezione dello stato dell’arte opponibile ad un design europeo (settore degli elementi industriali di copertura per uso in filtri o dispositivi similari), ma senza, tuttavia, trascurare di prendere posizione (peraltro identica nelle conclusioni) anche rispetto ad una più lata accezione di detto stato dell’arte. Sulla scorta delle anteriorità offerte dalla resistente, l’Ausiliario del Giudice ha, quindi, affermato che “nessuna delle anteriorità citate presenta, in combinazione, le caratteristiche (c), (d) ed (e). Queste ultime, nel complesso della forma del design WAM, definiscono senz’altro elementi individualizzanti di detta privativa ai sensi del quesito, per la loro immediata e prevalente apprezzabilità visiva rispetto agli altri componenti di forma (e colore), di per sé generalmente più comuni”.

A seguito del confronto con la tecnica nota, il CTU ha, quindi, affermato che “gli elementi maggiormente individualizzanti del design WAM risiedano nella porzione frontale anteriore del coperchio, dotata di una bombatura e presentante le due sporgenze conformate a “spicchio”, che si associano al profilo laterale aerodinamico privo di spigoli”.

In base alle riscontrate differenze radicali di aspetto fra il design WAM e l’arte nota, il CTU ha giustamente ritenuto che, nel caso di specie, “l’apprezzamento del margine di libertà dell’autore è scarsamente significativo, affermando, in conclusione, che il design WAM suscita, nell’utilizzatore informato, una impressione generale significativamente diversa rispetto a ciascuna delle forme anteriori considerate, indipendentemente dalla ricostruzione dello stato dell’arte come riferita o meno al solo settore specifico dei coperchi per uso industriale e a maggior ragione nel caso l’arte nota opponibile sia appunto circoscritta a detto ambito specifico”.

Accertata la validità del titolo di privativa di diritto industriale nella titolarità delle ricorrenti, il CTU ha, poi, verificato se il dispositivo prodotto, commercializzato e pubblicizzato dalla resistente (filtro star) interferisca o meno con l’ambito di tutela validamente rivendicato dal design europeo in questione.

Al riguardo, giova osservare che il CTU ha individuato una prima ed una seconda versione del dispositivo in asserita contraffazione : una prima versione a marchio

“Base”, che appare in un Catalogo ed in vari allegati al Ricorso (ad esempio a pag. 28 dell’Allegato 14 e nell’Allegato 15); una seconda versione come mostrata nelle fotografie dell’Allegato 17 al Ricorso medesimo.

Il CTU ha evidenziato come “sulla prima versione del coperchio non si sia sviluppato dibattito tecnico fra i C.T.P, anche perché il consulente di parte resistente aveva sostenuto che questa versione di coperchio era stata inserita per errore in un catalogo di RM.

Ad ogni modo, quanto alla prima variante del coperchio di RM, il CTU ha rilevato che essa presenta: “una conformazione sostanzialmente piatta; in pianta, un profilo sostanzialmente quadrangolare allungato, con un lato posteriore dritto e tratti laterali prevalentemente rettilinei che convergono verso, e si raccordano con, un margine anteriore sagomato che presenta una parte frontale arcuata priva di spigoli; un profilo laterale aerodinamico privo di spigoli nella parte anteriore; anteriormente, una coppia di protuberanze laterali disposte simmetricamente, conformate sostanzialmente a spicchio e con parte anteriore arcuata; un profilo superiore leggermente bombato; un colore grigio-azzurrino”.

In base ad un’analisi visiva complessiva, il CTU ha individuato gli elementi di aspetto individualizzanti della prima versione di prodotto di RM qui considerata e, in particolare, ha considerato tali “le protuberanze anteriori in combinazione con la forma complessiva arrotondata e leggermente bombata e con il profilo laterale aerodinamico”.

Per quanto riguarda la seconda versione di coperchio, il CTU, concordando parzialmente con le osservazioni svolte dal consulente di parte ricorrente, ha riscontrato che il coperchio della seconda variante di prodotto di RM presenta principalmente: “una conformazione sostanzialmente piatta; in pianta, un profilo sostanzialmente quadrangolare allungato, con un lato posteriore dritto e tratti laterali prevalentemente rettilinei che si raccordano con un margine anteriore arcuato; un profilo laterale aerodinamico privo di spigoli; un profilo superiore apprezzabile come lievemente bombato; un colore grigio-azzurrino”, sicchè, ad un’analisi visiva complessiva, “gli elementi di aspetto individualizzanti della seconda versione di prodotto di RM qui considerata appaiono la forma piatta e slanciata tipo tavola da surf, l’importante mantello laterale a fascia e l’aerodinamicità del profilo laterale, oltre al colore”.

In considerazione di quanto sopra illustrato, il CTU ha, dunque, concluso affermando che “per quanto attiene alla prima variante di prodotto di RM, essa appare includere tutte le caratteristiche di aspetto del design WAM come designate (a)-(e) e (g) nel precedente capitolo 3”, sicchè detta prima versione del coperchio di parte resistente, “ad un apprezzamento visivo globale, non produce nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa da quella del design WAM con riferimento alla seconda, terza e quarta variante di quest’ultimo”.

Per quanto attiene alla seconda versione di prodotto, il confronto visivo fra il prodotto di RM sopra citato ed il design WAM registrato “evidenzia differenze di aspetto significative, che rendono gli elementi individualizzanti della privativa di WAM – in particolare come associati alla combinazione delle caratteristiche sintetizzate nelle definizioni (c), (d) ed (e) – non riprodotti nel coperchio di RM”.

Si tratta cioè, secondo le indagini svolte dal CTU, delle medesime caratteristiche differenzianti “che consentono al design WAM registrato di suscitare un’impressione generale diversa da quella di altri coperchi noti”.

In definitiva, dunque, la seconda versione del filtro star della resistente presenta elementi individualizzanti non sovrapponibili a quelli che caratterizzano il design europeo nella valida titolarità delle ricorrenti, non offrendo i due dispositivi all’utilizzatore informato la medesima impressione generale, diversamente dalla prima versione, che, invece, come detto, presentava profili di sovrapponibilità estetico/formale individualizzante tra i due dispositivi.

Tuttavia, non risulta che tale prima versione sia mai stata effettivamente posta in produzione, mentre è pacifica la sua mancata riproposizione sul mercato anche solo in chiave promo-pubblicitaria dopo il deposito del ricorso in esame.

Conseguentemente, vanno rigettate sia l’eccezione sollevata dalla resistente di nullità del design europeo di controparte, sia tutte le domande proposte dalle ricorrenti sul presupposto della denunciata contraffazione di design europeo registrato, nonché sul presupposto di una concorrenza sleale (confusoria, parassitaria, appropriativa e per imitazione servile di prodotti) basata sui medesimi fatti di indimostrata interferenza.

Le società ricorrenti hanno, però, contestato alla società resistente ulteriori illeciti, e, segnatamente, la contraffazione/usurpazione dei marchi wam e plurimi atti di concorrenza sleale.

Al riguardo, occorre osservare che, in corso di causa, la società RM s.r.l. si è ripetutamente attivata al fine di porre rimedio agli addebiti mossi da controparte e, in particolare, risulta per tabulas che la stessa ha provveduto ad eliminare e sostituire, almeno in parte, le anomalie pubblicitarie (foto, immagini, disegni) ed i relativi riferimenti ai marchi e prodotti delle ricorrenti.

Del resto, a parziale conferma del superiore assunto, va rilevato che, all’udienza dell’11 maggio 2022, su sollecitazione del Giudice motivata dalle suddette reiterate e documentate iniziative di parte resistente finalizzate alla sanatoria delle criticità denunciate in ricorso, la difesa delle stesse ricorrenti, esibendo la relativa documentazione, ha precisato che le contestazioni inizialmente mosse alla resistente in punto di contraffazione/usurpazione marchi, nonostante i riconosciuti interventi della resistente, mantenevano comunque attualità e rilevanza con riferimento al persistente impiego da parte della società RM s.r.l. di codici identificativi dei prodotti a marchio wam, di diciture ingannevoli circa “l’italianità” dei propri prodotti e circa una generica ed indifferenziata compatibilità di questi dispositivi rispetto ad una non meglio identificata produzione a marchio wam.

Ne consegue che, fatta eccezione per i fatti tuttora in contestazione, per il resto, vada dichiarata, in parte qua, la cessazione della materia del contendere sotto il profilo strettamente cautelare.

Con riferimento ai codici di cui sopra, si ritiene che il loro impiego da parte della resistente non possa, di per sé, costituire illecito contraffattivo e/o anticoncorrenziale, in quanto si tratta di uso di segni oggettivamente privi di intrinseca capacità o carattere distintivo, nel senso di inequivoci indicatori della provenienza imprenditoriale del bene cui si riferiscono, connotato da finalità meramente descrittive, soprattutto se, come nella fattispecie in esame, detti codici siano accompagnati in modo assolutamente visibile dal marchio (BS) nella titolarità della società RM s.r.l.

Per quel che concerne la censurata dicitura “reliable manufacturer” ed il simbolo (bandiera italiana) utilizzati dalla resistente in catalogo, oltretutto nella modificata versione attualmente sul mercato, essi sembrano per lo più riferibili non alla fonte di produzione dei dispositivi per cui è causa che, incontestatamente, vengono realizzati all’estero, bensì alla nazionalità ufficiale e all’operatività in generale della stessa società RM s.r.l. che, per sede ed ambito territoriale di esercizio della propria attività caratteristica, rientra sicuramente tra le imprese italiane esercenti attività produttiva.

A conclusioni diverse si deve, invece, pervenire in relazione alla contestata dicitura “compatibile con wam” presente nelle schermate del sito internet della società RM s.r.l., esibite in udienza dalle ricorrenti, e su cui la resistente si è limitata ad invocare la scriminante di cui all’art. 21 lett. c) CPI.

Orbene, diversamente da quanto asserito sul punto dalla resistente a confutazione della documentazione esibita da controparte, la dicitura in commento, per indeterminatezza, genericità ed omnicomprensività della dichiarata compatibilità e per omessa specificazione di ciò a cui detta compatibilità viene attribuita, non appare del tutto conforme all’invocato disposto di cui all’art. 21 lett. c) CPI, oltre che ai generali principi di correttezza professionale, atteso che, sotto quest’ultimo profilo, il suo utilizzo a fini promo-pubblicitari, appare idoneo a generare un indebito agganciamento al marchio e alla produzione wam, e, in quanto tale, di per sé, potenzialmente foriero di danno quantomeno in termini di svilimento del segno così indebitamente richiamato.

Infatti, il citato art. 21 lett. c. CPI scrimina e, quindi, rende lecito, l’utilizzo del marchio di impresa altrui ove ciò sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto/servizio, e, in particolare, come accessorio o pezzi di ricambio.

Viene cioè sancita una generale legittimità dell’uso del marchio altrui purchè ciò avvenga con finalità meramente descrittive e senza rischio di ingiustificato agganciamento.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Corte d’Appello Torino Sez. III 20/5/2021; Cass. Civ. Sez. I 12/11/2019 n. 29237; Cass. Civ. Sez. I 29/10/2015 n. 22119; Trib. Bologna Sez. Spec. Impresa 3/12/2014 n. 13948), “la titolarità del marchio comporta il diritto all’uso esclusivo dello stesso ai sensi dall’art. 20 e 21 c.p.i. e dall’art. 9 del Reg. CE 207/2009 per il marchio comunitario. L’uso del marchio è consentito ai terzi quando si tratti di marchio che coincide con il loro nome e indirizzo, ovvero con indicazioni relative alle caratteristiche o alla destinazione del prodotto o del servizio oggetto della loro attività. L’art. 21 c.p.i. tutela « un’esigenza descrittiva di dati reali », che deve essere commisurata ad una esigenza effettiva, evitando un ingiusto approfittamento ai danni del titolare. La norma, nel consentire l’uso del marchio altrui al fine di rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o comunque collegata al prodotto al cui marchio si fa riferimento, subordina la liceità di tale utilizzazione alla duplice condizione che essa abbia luogo in funzione non già distintiva ma meramente descrittiva e sia conforme ai principi della correttezza professionale, in modo da scongiurare non solo il rischio di confusione, ma anche quello di semplice associazione tra i segni, con la conseguenza che, per evitare che il riferimento al marchio altrui divenga strumento di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio, c.d. rischio di agganciamento, l’impiego di detto marchio può aver luogo solo negli stretti limiti in cui ciò sia indispensabile per indicare la destinazione del prodotto, essendo per definizione contrario alla correttezza professionale ogni utilizzo che vada al di là di questi limiti” (per il principio, v. anche ; Trib. Milano Sez. Spec. Impresa 23/4/2013).

Nel caso di specie, per le modalità, come detto, del tutto generiche, indeterminate, indeterminabili, indifferenziate ed omnicomprensive, l’uso del marchio altrui non può avere, eccedendone appunto i limiti, una funzione meramente descrittiva, non essendo possibile evincere da un siffatto utilizzo, non soltanto, la necessità del richiamo al segno concorrente, ma anche e soprattutto la sua destinazione, compresa quella di accessorio o di ricambio (che, ovviamente, deve essere non originale) del dispositivo in asserita compatibilità.

Con tali modalità, l’uso del marchio altrui può ingenerare, nel mercato di riferimento, l’impressione che tra le due imprese esistano relazioni commerciali intense e speciali, tali, cioè, da creare tra le medesime una sorta di rete distributiva di prodotti così contrassegnati e sulla cui effettiva origine imprenditoriale vi sia più di un fondato dubbio.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va, in parte qua, accolto e, per l’effetto, deve inibirsi alla società resistente l’utilizzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi mezzo e modalità, anche sul web e sui social media, della dicitura “compatibile con wam”, ordinando altresì la rimozione e/o ritiro dal commercio di beni o comunicazioni recanti la suddetta dicitura, con termine di giorni trenta per ottemperare alle predette misure cautelari.

Inoltre, per assicurare la corretta e tempestiva attuazione del presente provvedimento e per prevenire la reiterazione dei suddetti illeciti, va posta a carico della resistente una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni riscontrata violazione della presente ordinanza e/o per ogni giorno di sua ritardata attuazione, disponendo altresì, per le medesime finalità di prevenzione, la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, una sola volta, sul sito web della società resistente.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, da liquidarsi in ragione del carattere anticipatorio del presente provvedimento cautelare, si ritiene che, in considerazione del mancato accoglimento dell’eccezione sollevata dalla resistente di nullità del design, delle domande cautelari proposte dalle ricorrenti sulla base di indimostrate contraffazione del design e di sua imitazione servile/parassitaria, dell’eliminazione intervenuta solo in corso di causa delle criticità e anomalie pubblicitarie verosimilmente confusorie, del parziale accertamento della contraffazione/usurpazione di marchio nei più limitati termini sopra esposti, vada disposta la loro parziale compensazione in misura del 50%, e, per l’effetto, il restante 50% debba essere, come da dispositivo, liquidato a carico della resistente, quale parte maggiormente soccombente, ponendo definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente, nella medesima predetta percentuale, le spese di c.t.u.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’11/05/2022,

INIBISCE

alla società resistente RM s.r.l. l’utilizzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi mezzo e modalità, anche sul web e sui social media, della dicitura “compatibile con wam”.

ORDINA

alla società resistente la rimozione e/o il ritiro dal commercio di beni o comunicazioni recanti la suddetta dicitura, assegnando termine di giorni trenta per ottemperare alle predette misure cautelari.

DISPONE

a carico della resistente una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni riscontrata violazione della presente ordinanza e/o per ogni giorno di sua ritardata attuazione, nonché la pubblicazione, a cura e a spese della resistente, del dispositivo del presente provvedimento, una sola volta, sul sito web della società RM s.r.l.

RIGETTA

l’eccezione sollevata dalla resistente, di nullità del design europeo nella titolarità delle società ricorrenti, nonché le domande cautelari proposte da quest’ultime in relazione alla contraffazione del design europeo registrato di cui in ricorso e alla oggettivamente sovrapponibile concorrenza sleale (confusoria, parassitaria, appropriativa e per imitazione servile di prodotti), dichiarando, nel resto, la cessazione della materia del contendere cautelare.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura del 50% e, per l’effetto, condanna la società resistente al rimborso, in favore delle ricorrenti, in solido tra loro, del restante 50% liquidato in € 2.000,00 per spese (c.u. e CTP) e € 4.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente, nella medesima predetta percentuale, le spese di c.t.u.

Si comunichi.

Bologna, 3 giugno 2022

Il Giudice

dott. Giovanni Salina

Posté le 20 juin 2022 Nouvelles